CARTILLA PARA EL MANTENIMIENTO Y BUEN USO DE MARCAS REGISTRADAS

En el ejercicio de mi profesión un error frecuente que he encontrado en muchas empresas, sean éstas micro, pequeñas o grandes, es creer que con "patentar" (registrar) su marca o nombre es suficiente, y por lo tanto no hay necesidad de preocuparse hasta llegado el momento de realizar la renovación respectiva.

Sin embargo la realidad termina por demostrarnos que el registrar una marca es sólo un primer paso para asegurar uno de los principales activos de las empresas de hoy: la marca. Una de las principales funciones de las marcas en el mercado es identificar el origen empresarial de los productos, lo cual beneficia no sólo al titular de ella sino además a sus clientes (consumidores), quienes pueden estar seguros que el producto que compran con dicha marca lleva consigo una calidad propia del fabricante (titular de la marca).

Los derechos de exclusiva sobre las marcas son un monopolio otorgado por el Estado a sus titulares, quienes se encuentran obligados a hacer uso de ellas, lo contrario sería ir en contra del propio mercado. Es asi que nuestra legislación otorga a quien esta interesado en una marca y ésta se encuentra registrada a favor de un tercero pero no esta siendo usada, la posibilidad de que pueda solicitar su cancelación por falta de uso, siempre que dicha solicitud de cancelación sea presentada contra una marca que tenga una antiguedad de registro de cuando menos tres años.

Y cuando tienen conocimiento que deben usar sus marcas, muchos titulares creen que su uso se da cuando ésta se encuentra impresa en la parte superior de sus boletas o facturas, o que basta colocarla en las etiquetas o envolturas de sus productos. Inclusive debido a la informalidad en que funciona nuestra economía, muchas empresas no consideran necesario solicitar a sus proveedores las facturas o boletas por la confección de dichas etiquetas o envolturas. Todo ello luego redunda en contra del propio titular y trae como consecuencia que la marca sea cancelada.

Debido a ello, me he permitido elaborar una serie de pautas a modo de consejos útiles, para el mantenimiento y buen uso de marcas registradas, esperando sea de utilidad para quienes lo necesiten:

1) Lo primero es tener presente cuales son los productos y/o servicios que se distinguen con la marca registrada. Nuestra legislación marcaria permite la cancelación de marcas de dos formas:

- PARCIAL (para algunos de los productos y/o servicios que se solicitaron en el registro de la marca, y en consecuencia la marca aún se encontraría vigente), 0

- TOTAL (para todos los productos y/o servicios que se solicitaron en el registro de la marca, y en consecuencia se perdería la marca).

2) Tan importante como lo primero es saber si la marca esta compuesta de una palabra y/o algún elemento gráfico: logotipo, isotipo, etiqueta, rotulado, figura, escritura característica, etc., ello porque, en los documentos que acrediten el uso debe aparecer no solo la palabra o término registrado sino además, se debe probar el uso del elemento gráfico.

3) Asimismo, se debe tener en cuenta que por regla general quien aparece como titular de la marca es quien debe probar que esta usándola. En tal sentido en los documentos con los que se pruebe el uso (boletas, facturas, etc.) deben ser emitidos por el titular de la marca, y si ésta es usada por un tercero autorizado por el titular, debe ser mediante un contrato de licencia de uso y en consecuencia será este último quien deba probar su uso.

4) En resumen, para el caso de marcas de productos se demuestra mediante los comprobantes de pago (boletas y/o facturas) en donde deberá indicarse en la columna “descripción” (no en el encabezado) la marca junto a los productos, por ejemplo: si su marca es “ESTRELLA” para distinguir zapatos, deberá indicar en sus boletas o facturas “10 docenas de zapatos estrella” o en su defecto el código que se use para identificarla, lo cual también debe ser acreditado.

5) En el caso de marcas de servicio, se demuestra mediante comprobantes de pago (boletas y/o facturas), en donde se colocará en el encabezado la marca registrada y en la columna “descripción” el detalle de los servicios que se brinda, por ejemplo: si su marca de servicio es “EL PEZ” para cebicherias y/o restaurantes, deberá colocar en el encabezado EL PEZ (y si es posible debajo un resumen del giro del negocio) y en la columna descripción: “por venta de dos platos de cebiches”.

6) Si la marca esta acompañada de algún elemento gráfico, es importante archivar las boletas o facturas de sus proveedores por la confección, diseño o fabricación correspondiente (de las etiquetas, logotipos, envases, rotulados), exigiéndole que detalle por cual marca esta emitiendo el comprobante de pago. La publicidad y muestras físicas de las marcas registradas sirven como prueba complementaria de su uso.

Y PQ ESTE BLOG?

Como la gran mayoría de especialistas en los temas de Propiedad Intelectual y del Derecho de la Competencia tienen conocimiento, en nuestro país estas disciplinas del Derecho recien tomaron importancia para los abogados (y también economistas) con la creación del INDECOPI y junto con ella la dación de una serie de normas relativas a ellas.

Antes de la creación del INDECOPI, los abogados especializados en estos temas eran contados con los dedos de la mano y los grandes estudios de abogados en nuestro país no tenian áreas dedicadas a estas especialidades como actualmente sí las han incorporado, únicamente existian algunos estudios "boutiques" y agentes de marcas.

Afortunadamente el Derecho de la Propiedad Intelectual (lo llamaremos en este espacio "PI") y el Derecho de la Competencia en la actualidad estan cobrando la debida importancia (basta saber que ya existe una maestria dedicada a estos temas en la PUCP y en otras maestrias estan incluidas en su curricula), sin embargo creo que aún es necesario difundir dichas materias y mas importante aún intercambiar opiniones sobre su desarrollo.

Justamente, esto es lo que motiva crear este espacio en el Internet. Sin embargo no deseo caer en el error de intercambiar información únicamente entre abogados o especialistas en estas materias si no además compartirla con las personas mas interesadas en ellas, los titulares de marcas, patentes, derechos de autor, etc., en tal sentido los comentarios, noticias y artículos con los que se puedan contribuir no deben tener la rigurosidad académica que siempre nos cautiva, si no mas bien teniendo en mente que el publico lector al cual esta dirigido no sólo es el de nuestros colegas sino además de los empresarios y público en general.